Les cigarettes au chocolat, un souvenir pas si vieux que ça.
Le 13 mai 2021, un croate dépose une demande de marque semi-figurative de l’Union Européenne « 
» n° 018471083, en classe 34 pour des cigarettes.
Le 25 août 2021, la société portugaise IMPERIAL – PRODUTOS ALIMENTARES S.A. forme opposition à l’encontre de cette demande de marque en se fondant sur plusieurs marques portugaises et de l’Union Européenne, notamment une marque verbale de l’Union Européenne « REGINA » n° 010389922, qui vise essentiellement en classe 30 des chocolats et confiseries.
REGINA était une marque ancienne connue au Portugal pour ses chocolats et confiseries, mais qui avait été abandonnée à la suite d’une faillite. Au début des années 2000, la société IMPERIAL relance la marque et connaît immédiatement un franc succès.
Dans le cadre de ce litige, IMPERIAL revendiquait la renommée de sa marque opposée sur le fondement de l’article 8 (5) du règlement sur la marque de l’Union Européenne. En vertu de cet article, une demande de marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle porte atteinte à une marque de renommée antérieure, ce qui suppose la réunion de 3 conditions cumulatives :
- Les signes composant la marque antérieure et la demande de marque sont soit identiques, soit similaires.
- La marque antérieure bénéficie d’une renommée au sein de l’Union Européenne pour les produits et/ou services sur lesquels se fonde l’opposition, cette renommée devant avoir été acquise antérieurement à la date de dépôt de la demande de marque.
- L’usage sans juste motif de la demande de marque tirerait indûment profit de, ou porterait préjudice à, la distinctivité ou la renommée de la marque antérieure.
Après avoir rappelé que la renommée d’une marque suppose qu’elle soit connue d’une partie significative du public pour les produits et/ou services en cause, l’EUIPO analyse les preuves produites par IMPERIAL tendant à démontrer la renommée de sa marque.
En se basant sur de nombreuses preuves, l’EUIPO va considérer que la marque « REGINA » a acquis une forte renommée au Portugal – un seul pays pouvant constituer une partie significative du public de l’Union Européenne – pour des chocolats et confiseries, notamment en relevant que :
- des documents de presse établissent que « REGINA » est l’une des plus anciennes marques de chocolat et confiserie au Portugal et qu’elle « jouit d’une grande renommée et d’une grande visibilité », « étant toujours associée à des produits de qualité » ;
- d’autres démontrent que REGINA est présente dans 22 pays
- d’autres décisions ont déjà reconnues la renommée de « REGINA ».
Néanmoins, l’EUIPO va estimer qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les cigarettes visées par la demande de marque et les chocolats et confiseries pour lesquels REGINA est une marque de renommée.
IMPERIAL conteste cette décision et la chambre des recours va finalement lui donner raison en considérant que ce lien est établi, principalement car :
- auparavant, les cigarettes au chocolat étaient des produits très répandus et autorisés, de sorte que le public en conserve un souvenir important ;
- le chocolat et les cigarettes peuvent tous deux être consommés pendant des pauses et procurent une sensation de bien-être ou de stimulant ;
- le chocolat et les cigarettes peuvent être achetés aux mêmes endroits, les stations essence et les tabacs commercialisant très souvent près des caisses des chocolats et des cigarettes ;
- il existe aujourd’hui des goûts pour cigarettes électroniques, lesquels peuvent avoir un goût sucré comme le chocolat ou les confiseries.
Par ailleurs, la chambre des recours de l’EUIPO va très justement considérer que la demande de marque va causer un préjudice à la marque REGINA car de nos jours, le tabac est largement régulé et associé à des mauvaises habitudes de santé. Or, si une marque de tabac venait à s’appeler REGINA, la marque REGINA pour du chocolat en pâtirait.
Finalement, la demande de marque « » est rejetée.
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EUIPO, Board of Appeals, 4 déc. 2023, aff. R 178/2023-2